A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) conceitua a Marca como todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa. Uma empresa que busca destaque no mercado deve contar com uma Marca de destaque e, portanto, sua proteção é primordial.
Todos que possuem um registro de Marca validamente expedido têm o direito de seu uso exclusivo em todo o território nacional. E, antes mesmo da concessão do registro, é assegurado ao seu titular o direito de licenciar seu uso e de zelar pela sua integridade material ou reputação. Em semelhança ao que ocorre com o direito de propriedade garantido aos proprietários de bens, é a própria lei que cria um direito de exclusividade oponível a todos, sendo que a todos é imposta a obrigação de não interferir nesse direito.
A proteção dada às Marcas, por um lado, protege seu titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e por outro, evitam que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço ofertado, em atenção à legislação consumerista.
Segundo a Lei nº. 9.279/1996, uma das formas de desrespeito ao uso exclusivo de uma marca ocorre quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada. O próprio Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina a coibição do uso de nomes empresariais e marcas que possam causar prejuízos aos consumidores, passíveis de causar confusão ao público interessado nos produtos comercializados. Portanto, a proibição de utilização de marca registrada decorre diretamente de lei e não de decisão judicial.
Vamos aos exemplos?
Caso whisky “Johnnie Walker” e cachaça “João Andante”
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça analisou uma ação proposta pela titular da marca de whisky “Johnnie Walker” com o objetivo de inibir o uso da marca “João Andante” para nomear uma cachaça. Segundo os proprietários da marca do whisky, a marca “João Andante” estaria praticando um parasitismo residual. Ou seja, embora as empresas comercializem bebidas destiladas distintas, não se pode desconsiderar a nítida paródia realizada a partir do nome da famosa marca de whisky.
O STJ entendeu que a marca “João Andante”, para designar bebidas destiladas (particularmente cachaça), viola o direito de utilização exclusiva da marca “Johnnie Walker”. Portanto, como a proteção a marca decorrem da própria lei, a prática ilícita da empresa responsável pela marca “João Andante” gerou a obrigação de pagamento de danos morais aos proprietários da marca do whisky, a título de reparação aos danos causados, não sendo necessária a comprovação dos prejuízos sofridos.
Caso Prada (artigos de luxo) e comercialização de produtos de beleza pelo Extra Hipermercado
Outra caso interessante analisado pelo STJ foi a ação proposta pela marca “Prada” requerendo do “Extra Hipermercado” indenização por violação de sua marca em razão da comercialização não autorizada de itens (pentes para cabelo, escovas e produtos correlatos) identificados por marca de sua titularidade.
Segundo o STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classes distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser impedidos. As restrições às possibilidades de registro devem ir além das classificações legais, devendo considerar o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência.
No caso analisado, a comercialização pelo “Extra Hipermercado” de produtos de higiene pessoal com o nome “Prada” (expressão já registrada e conhecida do público em geral) pode ser interpretado pelo consumidor como uma expansão da linha de produtos do detentor da marca (“Prada”), configurando associação indevida e concorrência desleal. Portanto, em razão da violação do uso da marca “Prada”, cabe ao “Extra Hipermercado” reparar os danos morais sofridos.